聖誕樹下的專利戰爭

【九年專利戰爭】

全球最大的人造聖誕樹製造商 Polygroup，在看到 One Plug Tree 的市場成功後，於 2011 年推出自己的「Quick Set」產品線。Willis Electric 認為這侵犯了專利權，2014 年發出警告函。Polygroup 既不停止銷售，也不洽談授權。2015 年，訴訟正式開打：

• 2015 年｜烽火點燃：Willis Electric 在明尼蘇達州聯邦地院提起訴訟

• 2016-2020 年｜IPR 焦土戰：Polygroup 發動多方複審（IPR），試圖無效掉對手專利

結果：核心請求項 Claim 15 存活，被確認有效

• 2021 年｜關鍵轉折：法院拒絕被告對「同軸」的限縮解釋，採納廣義定義

• 2024 年｜一審判決：陪審團認定「惡意侵權」

判決賠償 4,250 萬 + 利息 2,898 萬 = 7,100 萬美元 💰

【三個關鍵決策失誤】

1. IPR 後繼續銷售

當 PTAB 確認核心請求項有效時，Polygroup 選擇繼續銷售。這被法院解讀為「忽視專利權」，成為認定「惡意侵權」的關鍵——既然官方都說專利有效了，你還賣，很難說是「無心之過」

2. 押錯抗辯策略

Polygroup 主張：必須能「360 度任意旋轉」才算「同軸」，而他們的產品有卡榫限制旋轉，所以不侵權。這是典型的「試圖將實施例讀入請求項」。美國專利實務的穩定見解是：除非專利權人明確放棄，否則不能用個別實施例來限縮請求項範圍。法院回歸「幾何共軸」的廣義定義，直接瓦解了被告唯一的防線。

3. 善意抗辯的兩難

要證明善意，通常需要展示內部評估過程。但若揭露律師意見，就可能放棄律師客戶特權。Polygroup 選擇保護特權、不揭露意見書，讓陪審團難以判斷企業是否真有善意基礎。

【睿思觀點】

▸ 動態風險評估的重要性

Polygroup 發動 16 件 IPR 的策略，在戰術上有其邏輯：拖延訴訟、消耗對手資源、爭取談判籌碼。但這個策略忽略了幾個關鍵變數：

時間成本的累積：在美國專利訴訟中，判決前利息（prejudgment interest）會隨訴訟時間累積。訴訟拖得越久，一旦敗訴，利息負擔就越重。本案九年的訴訟期間，利息累積高達 2,900 萬美元，佔最終判決 7,140 萬美元的四成以上。

IPR 結果的連鎖效應：當 PTAB（專利審判暨上訴委員會）在 IPR 中認定先前技術「缺乏結合動機」時，這個認定雖然不拘束法院，但會影響陪審團對被告「顯而易見性」抗辯的心證。訴訟策略不應該是「設定後就忘記」。當 IPR 結果陸續出爐、關鍵請求項存活的趨勢明朗時，被告應該重新評估繼續訴訟的成本效益，包括和解的可能性。

▸ FTO 意見是雙面刃

本案揭示了「自由實施意見（FTO Opinion）」在惡意侵權抗辯中的微妙地位。依據Halo案的標準，惡意侵權的認定取決於被告的「主觀認知」。取得律師的 FTO 意見，傳統上被視為證明善意的有效方式。但問題在於：一旦主張依賴 FTO 意見作為抗辯，就會觸發律師—委託人特權(attorney-client privilege)的放棄。這意味著所有與該意見相關的內部溝通——包括那些可能不利的討論——都可能被對造取得。

本案中，Willis Electric 指控 Polygroup 試圖「既把特權當劍、又把特權當盾」。這個兩難處境提醒企業：在委託 FTO 分析時，就應該預先考慮到未來可能的特權放棄情境，謹慎管理相關溝通紀錄。

▸ 規避設計為何沒發生？

一個耐人尋味的問題：身為全球最大聖誕樹製造商，Polygroup 為何在收到警告函後的十年間，始終沒有成功實施規避設計？

可能的原因：

• 技術鎖定：同軸連接器在實現「套上就通電」的體驗上，確實難以替代。其他方案可能無法達到相同便利性。

• 供應鏈慣性：大規模製造商的設計變更，牽涉模具、生產線、供應商的全面調整，轉換成本可能遠高於預期。

• 過度自信：IPR 中的部分勝利，可能讓 Polygroup 誤判最終能使專利完全無效，因而未積極推動替代設計。

無論原因為何，這個結果再次印證：

當專利保護的技術確實解決了真實的使用者痛點，規避設計的難度就會大幅提高。

這正是高品質專利的價值所在。

【結語】

平安夜的鐘聲響起，提醒著我們和平與安全的珍貴。在商業的戰場上，完善的專利佈局與風險控管，就是企業最好的平安符。

真正的智權戰略，不只是懂得如何發動攻擊，更在於懂得在風向改變時，如何安全地帶領企業穿越風暴。